"Pr�tresse des noctambules de la jet set" [1], la chanteuse R�gine, titulaire de la marque R�gine d�pos�e � l’INPI le 6 juillet 1977, notamment pour les divertissements et spectacles, d�couvre qu’un service de minitel rose exploit� par la soci�t� Edimat s’intitule 3615 R�gine. Elle saisit alors le Tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir, entre autres, des dommages et int�r�ts sur le fondement des articles L. 713-5 du Code de la propri�t� intellectuelle et 1382 du Code civil.

Le tribunal de grande instance de Paris a n�anmoins d�bout� la demanderesse dans un jugement rendu le 26 octobre 1999. Selon les juges de premi�re instance n’�taient rapport�es ni la preuve de la notori�t� de sa marque, ni le caract�re pr�judiciable de l’utilisation du signe pour d�signer un site minitel dont le caract�re rose n’�tait d’ailleurs pas d�montr�.

Madame R�gine Zilberberg a alors interjet� appel de ce jugement le 17 d�cembre 1999.

Il s’agissait de savoir si l’emploi du terme R�gine par un service de minitel rose intitul� 3615 R�gine constitue une exploitation injustifi�e de la marque R�gine ou cause un pr�judice au propri�taire de ladite marque de mani�re � engager la responsabilit� de l’utilisateur ?

La Cour d’appel de Paris, dans un arr�t du 9 janvier 2002, est saisie sur le fondement des articles 1382 du Code civil et L. 713-5 du Code de propri�t� intellectuelle, fondement d’une singuli�re responsabilit� civile. En effet, l’appelante, Madame R�gine Zilberberg, ne pouvait agir sur le fondement de la contrefa�on dans la mesure o� la marque R�gine n’a pas �t� d�pos�e pour les services de communication de la classe 38 auxquels appartiennent les services de minitel. Ces services ne sont ni identiques ni similaires aux services d�pos�s par la propri�taire de la marque R�gine. Hors de la sp�cialit�, l’article L. 713-5 �tait la seule solution offerte par le droit des marques pour sanctionner un emploi parasitaire.

La Cour d’appel de Paris examine d’abord le caract�re notoire de la marque R�gine, condition d’application de l’article L. 713-5 du Code de la propri�t� intellectuelle. La notori�t� de la marque �tant retenue, la Cour, faisant fi de la l�g�re diff�rence entre la marque R�gine et le site 3615 R�gine, estime que l’exploitation du terme R�gine par l’intim�e, la soci�t� Edimat, cr�e un risque de confusion dans l’esprit du public. Celui-ci est en effet susceptible d’imaginer que l’appelante, Madame R�gine Zilberberg, a donn� son autorisation � l’utilisation de son nom par un service de minitel rose. Or cette circonstance est de nature � affaiblir l’image de l’appelante. Ainsi est engag�e la responsabilit� de l’intim�, la soci�t� Edimat, qui devra verser � l’appelante une somme de 10 000 francs au titre des dommages et int�r�ts.

Dans un premier temps, il convient d’examiner l’appr�ciation de la notori�t� de la marque R�gine et, dans un second temps, d’analyser le pr�judice subi par le propri�taire de la marque.

I. L’emploi de la marque notoire R�gine

Dans la premi�re partie de son raisonnement, la Cour s’attache au caract�re notoire de la marque R�gine, puis incidemment � la signification du terme "emploi" de l’article L. 713-5 du Code de la propri�t� intellectuelle.

La notori�t� de la marque R�gine

La cour d’appel de Paris observe que le service de minitel de rose ne conteste pas la c�l�brit� de la marque R�gine, �galement nom de sc�ne du propri�taire de la marque, pour l’organisation de soir�es "jet set" et la tenue d’�tablissement de nuits de luxe auxquels le nom R�gine est imm�diatement associ�. Le raisonnement de la Cour d’appel semble alors raisonnable sur deux points.

D’une part, la notori�t� implique une association automatique, instantan�e et univoque entre la marque et les produits ou services qu’elle couvre. La Cour conclut justement que "pour les services susvis�s" la marque se r�v�le notoire. Autrement-dit � la marque R�gine sont associ�s intuitivement les services marqu�s. En l’occurrence lesdits services consistent dans l’organisation de divertissements et de spectacles nocturnes tourn�s vers le luxe. Le m�me constat profite par exemple � la marque Chanel rattach�e presque naturellement � des parfums et v�tements de luxe. De plus, semble-t-il par volont� de pr�cision et d’exactitude, la Cour pr�cise l’origine constitutive de la notori�t�. Elle indique que la renomm�e de la marque R�gine se fonde sur la c�l�brit� du titulaire de la marque, en l’occurrence la chanteuse R�gine. La notori�t� d�coule en effet souvent d’�l�ments mat�riels tels que l’anciennet�, l’ampleur de la client�le ou les efforts commerciaux et publicitaires.

La notori�t� tir�e de la r�putation du pr�nom du titulaire de la marque se r�v�le l�gitime eu �gard aux investissements de temps, d’�nergie et d’argent que la c�l�brit� d’un nom implique. Pour autant la Cour pr�cise avec insistance que l’exploitation faite du nom R�gine pour les activit�s �nonc�es "s’effectue bien en qualit� de marque". C’est bien le signe appr�hend� en tant que marque, et non comme nom, qui est et doit �tre prot�g�.

D’autre part et timidement la Cour d’appel de Paris appr�hende le public � partir duquel il convient d’appr�cier la renomm�e. Elle rappelle en effet que le service de minitel ne conteste pas que le pr�nom R�gine est connu du public. Compte tenu de ce qui a �t� expliqu� auparavant, la c�l�brit� du pr�nom profite � la marque, le nom de sc�ne et la marque constituant finalement tous deux des signes de ralliement. Le rattachement si spontan� de la marque � des produits ou services d�termin�s doit alors �tre effectu� par le public. Cependant, quel public vise la Cour ?

Est-ce le grand public [2] ou le public concern� par les produits ou services marqu�s, public d’ailleurs plus ou moins sp�cialis� selon des crit�res non d�finis par la Cour de justice des Communaut�s europ�enne dans son arr�t "General Motors" rendu le 14 septembre 1999 (3). Sur la confrontation entre la conception europ�enne et celle de la jurisprudence fran�aise des juges du fond, quant au public � consid�rer, nous renvoyons � notre article intitul� "le grand public et les marques de luxe : une relation singuli�re". En toute hypoth�se, il est difficile de d�terminer avec certitude en fonction de quel public la Cour d’appel de Paris raisonne.

Pour autant, le fait de ne viser nullement le public concern� par les soir�es "jet set" et les spectacles des �tablissements de luxe tend � penser que la Cour d’appel se fonde, a contrario, sur une large fraction du public pour appr�cier l’effectivit� de la notori�t� de la marque. Nous osons esp�rer que la Cour a estim� qu’il serait incoh�rent d’appr�cier la notori�t� d’une marque en fonction de sa client�le eu �gard notamment au r�gime favorable dont jouissent les marques de renomm�e. Une marque connue par quelques uns ne peut �tre raisonnablement qualifi�e de notoire.

Enfin, nous pouvons nous demander si le l�ger flou artistique qui entoure le public vis� par la Cour d’appel n’a pas pour finalit� d’�viter une cassation � ce propos, la Cour de cassation adoptant docilement la contestable jurisprudence de la Cour de justice des communaut�s europ�ennes.

La marque R�gine est notoire.

Son utilisation est-elle r�pr�hensible au regard de l’article L. 713-5 du Code de la propri�t� intellectuelle ?

Emploi de la marque notoire R�gine

La cour note que la marque R�gine est exploit�e sous la forme R�gine’s. Autrement-dit la marque d�pos�e n’est pas exploit�e telle quelle pour les services d�sign�s. La Cour d’appel estime alors que l’exploitation de la marque dans "la forme R�gine’s n’alt�re pas le caract�re distinctif de la marque R�gine, l’adjonction d’une apostrophe et de la lettre S n’en modifiant pas l’apparence".

D’une part, outre la lic�it� et la disponibilit�, la distinctivit� du signe constitue en effet une condition de la protection par le droit des marques. Pr�vue � l’article L. 711-2 du Code de la propri�t� intellectuelle, elle fait l’objet d’une d�finition n�gative. Une interpr�tation a contrario de l’article permet d’en d�voiler une conception positive. En fonction des produits et services d�sign�s, le signe doit �tre suffisamment arbitraire et fantaisiste, sans pour autant �tre ni original ni nouveau. La marque R�gine semble a priori distinctive et �tre couverte de la sorte par un droit de propri�t�, selon la Cour l’apostrophe et le S constituant des ajouts banals, ce qui n’est pas contestable.

D’autre part, seule la marque d�pos�e peut �tre prot�g�e. "Le droit de propri�t� ne couvre que le signe d�pos� et seulement pour les produits et services d�sign�s" (4). Le propri�taire ne jouit d’aucun droit exclusif sur ce proche signe dont l’exploitation est n�anmoins autoris�e s’il s’av�re licite et disponible. Ainsi le titulaire de la marque R�gine peut a priori parfaitement exploiter d’un c�t� un signe proche de la marque d�pos�e et r�clamer d’un autre c�t� la protection de sa marque d�pos�e. Nous voyons alors mal pourquoi la Cour pr�cise que l’apostrophe et le S n’affecte pas la distinctivit� de la marque R�gine, si ce n’est peut-�tre pour affirmer que la notori�t� effective du terme R�gine’s profite n�cessairement � la marque R�gine qui n’est pas effectivement exploit�e. Un risque de d�ch�ance �ventuelle pourrait-elle �tre cependant invoqu�e pour non exploitation de la marque R�gine ? C’est envisageable.

En toute hypoth�se il convient de noter que le service de minitel rose reproduit non le signe R�gine’s mais la marque d�pos�e R�gine. Certes le nom R�gine est pr�c�d� du chiffre 3615. Cependant en soi il ne peut raisonnablement constituer un �l�ment distinctif dans la mesure o� 3615, dans le langage courant, est exclusivement la d�signation n�cessaire d’un service minitel (article L. 711-2, al. 2, a) du CPI).

Autrement-dit, le terme 3615 est banal et l’utilisation du pr�nom R�gine constitue une reproduction -servile- de la marque R�gine. Bref l’exigence de " l’emploi de la marque de renomm�e " exig�e par l’article L. 713-5 du Code de propri�t� intellectuelle est �tablie.

Pour autant, � titre imaginatif, il est possible de s’interroger sur les cons�quences de la reproduction servile de R�gine’s qui est en quelque sorte une imitation de la marque R�gine.

En principe, "le droit de propri�t� ne couvre que le signe d�pos� et seulement pour les produits et services d�sign�s" (4). Le propri�taire ne jouit d’aucun droit exclusif sur ce proche signe, dont l’exploitation est n�anmoins autoris�e s’il s’av�re licite et disponible. Or une jurisprudence r�cente, dite jurisprudence Olymprix (5), estime, par une pure interpr�tation lib�rale, que l’article L. 713-5 du Code de la propri�t� intellectuelle entend par emploi la reproduction servile de la marque.

Autrement-dit, en cas d’imitation, le titulaire de la marque notoire ne pourrait rien faire. Non affirme le professeur Philippe Le Tourneau dans son article intitul� " Parasitisme et marque notoire, ou l’application du r�gime g�n�ral en pr�sence d’une lacune du droit sp�cial ". Contrairement � ce qu’affirme la Cour d’appel de Paris dans son arr�t de renvoi rendu le 8 novembre 2000 (6) la responsabilit� civile de l’article 1382 du Code civil a pleine vocation � s’appliquer pour combler les lacunes du droit sp�cial, en l’occurrence l’article L. 713-5 du Code de la propri�t� intellectuelle. Certes, le raisonnement du professeur Philippe Le Tourneau est honorable et permet de corriger la solution de la Cour d’appel. N�anmoins, il est dommage que l’on soit oblig� de recourir � l’article 1382 lorsque l’article 5 2 de la directive europ�enne de 1988 vise l’imitation de la marque renomm�e.

Cependant, dans notre hypoth�tique esp�ce, le titulaire de la marque R�gine n’aurait pas eu � craindre cette jurisprudence dans la mesure o� il semble admis que le signe R�gine’s est c�l�bre et connu du grand public. Or une telle marque peut �tre qualifi�e de notoire au sens formel du terme, c’est-�-dire au sens de l’alin�a 2 de l’article L. 713-5 du Code de la propri�t� intellectuelle qui vise, selon nous, la marque r�put�e non d�pos�e. Celle-ci est �galement prot�g�e, et doit l’�tre.

Les conditions de mise en oeuvre de l’article L. 713-5 �tant r�unies, le r�gime de la protection des marques notoires s’applique.

II. L’affaiblissement de la marque R�gine

La Cour d’appel de Paris examine ensuite si la responsabilit� de l’exploitante du service de minitel rose doit �tre engag�e. Afin d’y r�pondre, la Cour formule un probl�me juridique justement inspir� de l’article L. 713-5 du Code de la propri�t� intellectuelle. Il convient de rechercher "si l’emploi qui est fait de la marque R�gine pour des produits non similaires, comme l’exploitation d’un minitel, est de nature � porter pr�judice � sa propri�taire ou en constitue une exploitation injustifi�e" ?

En vertu de son pouvoir souverain, la Cour d’appel de Paris estime que l’exploitation d’un minitel n’est pas un service similaire � celui d’ organisation de divertissements et de spectacles.

Autrement-dit ils ne constituent pas aux yeux du public, au sens large, des services substituables par leur nature, leur destination ou leur mode de commercialisation. La Cour d’appel n’explique pas en quoi la similitude doit �tre exclue. Nous osons esp�rer qu’elle ne s’est pas tenue aux classifications administratives qui ont une seule fonction, administrative justement. Enfin, doit �tre �cart�e l’interchangeabilit� dans l’esprit du public entre, d’une part, un service de minitel rose et, d’autre part, l’organisation de soir�es " jet set " et la tenue d’�tablissements de nuit de luxe, en d�pit de leurs �ventuels exc�s noctambules.

Ainsi est �tablie la condition de non similarit� des services qui ne constitue nullement, selon certains auteurs, une exception au principe de sp�cialit� car l’article L. 713-5 n’est pas le si�ge d’une contrefa�on, mais d’une responsabilit� civile.

Toujours � l’appui de son probl�me juridique, la cour d’appel de Paris proc�de ensuite � l’examen des conditions, alternatives en principe mais souvent cumulatives dans les faits, de d�clenchement de la responsabilit� de l’article L. 713-5 du Code de la propri�t� intellectuelle.

La finalit� de cet article est de condamner un tiers non concurrent qui profite du principe de sp�cialit� pour parasiter une marque de renomm�e afin de profiter insidieusement de sa notori�t� dans des secteurs d’activit� non couverts par la marque. D�s lors, le propri�taire doit prouver soit le caract�re injustifi� de l’exploitation par le tiers, soit son effet pr�judiciable. La trilogie faute, dommage et lien de causalit� est ainsi temp�r�e ce qui explique peut-�tre que l’article L.713-5 du Code de la propri�t� intellectuelle n’exige pas la preuve " d’un usage sans juste motif " comme le pr�voit l’article 5, 5° de la directive du 21 d�cembre 1988. Doit-on en effet entendre par juste motif la bonne foi ? Or la faute et le dommage �tant alternatifs, point n’est n�cessaire de prouver la mauvaise foi du tiers lorsqu’un pr�judice est constat�.

La Cour, sur constat d’huissier, note que " le caract�re pornographique, voire simplement �rotique, du site 3615 R�gine " n’est pas relev�. Si le service peut-�tre qualifi� de " convivial " par son exploitant, la Cour affirme qu’ind�niablement " il s’apparente, dans l’esprit du public, � un service de minitel rose ". En effet comment qualifier autrement un service qui non seulement " se propose de favoriser une rencontre anonyme, illustr� de fa�on classique par une jeune femme au large d�collet� ", mais dont le site est en outre " situ� dans la rubrique 3615 suivi d’un pr�nom ".

En cons�quence, la Cour d’appel estime que le public est encourag� � croire, faussement, en " l’assentiment "de la propri�taire de la marque R�gine, qui est aussi son nom de sc�ne, dans l’exploitation de ce service. Or cette assimilation dans l’esprit du public est " de nature � affaiblir l’image dont la marque notoire b�n�ficie dans le secteur du divertissements et d’�tablissements de nuits de luxe ".

Ainsi, apr�s avoir motiv� sa d�cision, sous peine de cassation, la Cour d’appel conclut au caract�re pr�judiciable de l’emploi par la soci�t� intim�e de la marque notoire R�gine pour un service de minitel rose. L’usage ainsi condamn�, sans avilir ni d�grader la marque R�gine, risque de diluer le pouvoir attractif de cette marque notoire, notamment par sa banalisation.

La responsabilit� civile engag�e, la propri�taire de la marque notoire obtient 10 000 francs de dommages et int�r�ts. En apparence faible, cette allocation tient compte de l’�tendue et la nature de l’exploitation par le service de minitel rose, exploitation limit�e, de courte dur�e et discr�te d’un point de vue publicitaire. Enfin le titulaire de la marque notoire n’a pas eu � r�clamer devant la Cour d’appel de Paris l’interdiction de l’utilisation abusive, l’exploitant du service de minitel rose ayant sagement proc�der lui-m�me � la fermeture de son site.